【横琴论坛演讲集锦】李永红:如何提升专利价值?

2018年11月19日,由中国知识产权报社、七弦琴国家知识产权运营平台联合主办的2018中国知识产权横琴论坛在珠海华发喜来登酒店举行。国家知识产权局党组成员、副局长廖涛,广东省市场监管局党组成员、副局长何巨峰,珠海市副市长阎武出席活动并致辞,中国知识产权报社社长曹冬根主持开幕式。来自国家有关部委、各地知识产权局、金融机构、知识产权中介机构、企业的代表及专家学者等共620余人齐聚一堂,从不同的视野出发,共同探讨知识产权行业的发展趋势及未来展望。

为了与更多关注知识产权的专业人士分享本届横琴论坛的思想精髓,七弦琴特征求论坛演讲嘉宾意见,将嘉宾演讲内容整理后逐期发布,敬请垂注!

李永红:国家知识产权局专利局电学发明审查部原部长、研究员

《如何提升专利价值》

李永红:国家知识产权局专利局电学发明审查部原部长、研究员

各位领导,各位嘉宾,女士们,先生们,大家好。

今天坐在下面当听众,也是一个享受的过程。前面几位嘉宾用图文并茂的画面和慷慨激昂的声音,指向了一个很现实的问题,也是很重要的问题,那就是,当我有了知识产权,能不能得到切实的保护。

我下面的发言,将从宏大的画面,集中到一个比较微观的环节,这个环节就是权利转换的环节。具体来说就是,当我有一个好的创新,好的发明创造的时候,我怎么能够把它转化为有价值的产权或者具体的说是有价值的专利。刚才邱总分享了通过多年的实践最终得到的成功的结果。我想,我这里更多的是侧重于过程:我们通过什么样的过程,在这过程中我们需要注意什么问题,才能够相对有效的获得期望的专利价值。

首先,对于价值这个词,我们做企业的同志们并不陌生。因为我们无论是做产品也好,做服务也好,最终的目的是要获得市场的价值。我们实现价值的方式是什么?大家应该是清楚的,就是要打入市场,这可能要涉及到很多因素,比如说供需的关系,供需的关系包括我们发现市场需求,也包括我们创造或引导市场需求了;还有一个因素就是技术的含量。

今年中美贸易摩擦,特别是围绕芯片进口一连串的事件,无论做高科技的企业还是做其他产品的企业,相信大家都有一个共同的感受——当技术的含量高到一定程度的时候,就有一个术语可以用来形容,就是技术壁垒。也就说,进入的门槛已经高如堤坝,堤坝那边风景独好,堤坝这边却只能驻足观望。

我们把产品转化为利润或者去实现它价值,在这过程中是什么样的方式,这是大家比较熟悉的内容。专利的价值实现方式和我们熟悉的方式有什么不同?我们一旦获得专利,我们得到的是什么?我们得到的是禁止他人使用的权利。于是,基于这样的权利我们便获得了一种利益,这种利益就就排他性的利益。这种利益的表现方式,有可能是占有市场,也就是我做我的产品,而因为我有了这样的权利,我就可以在市场上占据优势的地位,因为我有权利对别人使用这样的技术生产这样的产品说NO。这种权利的体现还可以有其他方式,比如邱总已经讲到的,我们可以通过许可,通过与标准的结合,获得在市场占据高位的利益。

同样,专利也需要技术的含量。但需要特别说明的是,在专利实现价值的方式中,技术含量和前面讲的实现产品价值中技术含量有一点不同。我们可以看一下,这是什么?这是瓦特发明的蒸汽机,这项专利可以说开启了人类社会第一次工业革命,它的重要性和技术含量不用说了。这是莱特兄弟发明的飞机,它把人类翱翔蓝天的梦想变为了现实,它的技术含量也是毋庸置疑的。我们再看这两张图,这是一个带橡皮头的铅笔,这是很早以前的专利,专利的诉讼官司打了近十年的时间。如果它不重要的话,恐怕不会打这么长时间的专利诉讼。再看这只牛,牛身上被纹身了,纹身不是为了好看,纹身是为了给他一个标志。在这项专利之前技术,这个标志是通过热烙形成的标志。可以想象,我们在牛身上热烙印这样的标志,牛痛苦,人也累。这项发明的改进就是采用冷冻的方法去烙印这样的标记。我们可以看到,后面两个专利技术含量有点像被捅破的窗户纸,一旦有人做出,你可以做,他也可以做。这时候的壁垒不再是技术直接构成的壁垒,而是因为你有这个技术,你通过特定的程序获得了一种权利,这种权利就成为了你的尚方宝剑。任何人必须经过你的许可,才可以做,这就有很大的差别。

当我们知道了这种实现方式的特点,我们再来看,提升专利价值的关联因素是什么?有一个很重要的前提,就是你要先获得这个权利,在获得权利的过程中至少有12个情形不能存在,否则就会被驳回。在这里我们讲三种比较重要的情况,一个是权利的范围是不是适当。我们看这里涉及到了两个群体,一个是专利权人,还有一个就是公众。两个群体分别站在两个方位上,我们需要平衡。在平衡的机制中有哪些影响因素,这是我们申请过程中非常重要的一点。

第二权利边界要清晰,我们看这里面同样有两个群体,专利权人和公众,现在他们站在一条线上。因为边界清晰就像象我们签一个合同一样,可以明确地知道我的权利和义务在哪里,这对双方都有利。既然如此,为什么会有不清楚的问题?什么情况会影响它?

第三是权利实施便利的问题。在审查的时候不会直接置疑你的权利是否好用,但对于你权利人非常重要。

下面我们分别看一下这三个问题。

首先看权利范围,这是一个天平,一边是专利权人,一边是公众。我们申请专利的时候有两个非常重要的专利文件,一个是权利要求,一个是说明书。对于专利权人来讲,我申请专利最后得到什么,我得到的权利是大还是小,取决于什么?看权利要求。权利要求决定了你获得的权利范围多大,这是体现专利权人权利的文件。对于发明人来讲,当然希望权利的保护范围要大,但是对于公众来说,要给公众一定的好处,给予对价和利益,才可以获得这样的权利,对价的利益是什么,体现在哪里,就体现在说明书,你的说明书所公开的发明创造,给公众和社会带来了怎样的益处。

平衡的第一点,通俗来讲,是支持的问题。我想要大的权利,说明书公开的内容,公开的发明创造的技术含量要多,而且要对应得上。哪个是你的发明,你的这个东西,前提必须是你的发明公开的内容和想要的权利是匹配的。

平衡的第二点是,你要充分的公开你的发明创造,如果说明书公开的发明与你要求的权利是匹配的,但是别人看了以后,做不出来,或者是不知道怎么用,公众仍然不能从中受益。所以充分公开是另外一个重要的要求。

上面两点都是看自己的发明和自己要求的权利。这还不够,还要比较现有技术。如果你公开的内容,别人即使没有看过,也很容易做出来,这样的话,你公开了这样的内容,公众从中得到的好处是不够的。不足以给你排他权利。这就是新颖性创造性的要求。说到到这里,如果我的发明和权利是匹配的,我的发明是清楚的,我的发明相对于现有的技术也有创造性和新颖性,应该没有问题了吧?我可以获得专利了吧?

其实,还有一点,就是保护客体。其中部分体现了公共政策的考量。大家都知道牛顿定律。其创造性不用说了,即使写的很清楚,公开与要求的权利也很对应,也不可能给它专利,因为不是专利保护的范畴。专利保护的特点是以排他权利的形式行使权力的,而牛顿定律这样的主题,其实是人类科学进步的源泉性资源,或是基本的科学技术工具。如果对这些科学工具和源泉性的资源,赋予垄断的权力,从公共利益的角度来说是不合理的。

关于权利边界清晰不清晰的问题,涉及到语言的局限性,专利保护的东西并不是以实物形式呈现的。保护的是什么,靠的是专利文件中的语言。而文字的描述本身就可能导致术语不清楚。尤其是新兴的技术,可能没有现成的清晰的术语可用,需要申请人清晰地描述。例外,保护边界可能希望有一定的灵活性,于是采用了类似“大约”、“左右”这样的词,这样的词用了以后,带来的问题是,你的眼界在哪里,你的权利边界在哪里。

关于权利实施便利的问题,包括要锁定权利实施的主体。写权利要求时,脑子里要有根弦,要清晰地知道,潜在的侵权主体会是谁,有没有盈利属性,这些都是我们要考虑的问题。

还有地域管辖问题。美国有一个大家关注的案例。这个案例涉及一个系统,侵权的主体是什么人?发送的系统在美国,接收的系统在加拿大。要保护这么一个方法权利时,对于在美国国内的人来讲,企业没有实施全部的步骤,只是实施了其中部分步骤,另外的步骤是在加拿大完成的。这就涉及到跨地域的问题。他到底侵不侵权?专利保护是有地域的,在美国授权的专利,是不是可以到加拿大禁止其他人使用也是一个问题。这些问题我们在申请专利的时候都要考虑到。

最后是权利实施的可视化,因为我来自电学审查部。我们接触到,涉及到计算机的算法,算法可能是在后台进行的,你要写权利要求的时候,你只能在后台看到特征的时候,你保护的时候,就会面临一些麻烦和不便利的地方。我们要如何去写,需要斟酌。

了解了价值实施的方式和关联因素,我们需要进行申请前的战略选择。有四个“W”。第一个是我是谁?我是技术的领先者,还是这个领域技术的跟随者,战略选择就不一样。如果我是技术的领先者,我要申请核心的专利。如果我是技术的跟随者,核心技术不在我这里,但仍然可以做专利的申请。你的外围专利加上专利的预警。这样的话,一方面防止你陷入侵权诉讼被动的局面,另一方面,拥有外围专利的,与核心专利交易中手里也有一定的砝码。有可能相互进行交叉许可。

第二个是what,目前我做的东西和产品,是否是易于防止,例如可口可乐的配方不告诉你,你可能就做不出来,所以可以不申请专利,而用技术秘密保护。但是有些东西,大家都没有想到,而你想到了,你的创造性就在这里。但是,一旦做出来,谁都知道怎么做。这类创新就需要用专利保护。

第三个是你的目标市场在哪里。如果你是外向型企业,你的市场在国外的话,你的专利申请不仅仅在国内,还要在国外申请。

最后就是申请的方式,有些项目涉及到多元主题,选择哪些作为专利申请的主题,需要考虑,另外,保护类型包括发明专利和实用新型专利,各种不同的类型,优劣势是不同的,我们如何进行选择。还有就是权利要求类型,将来如何使得权利实施的时候更加的便利,这与我们选择权利要求类型是有关系的。

战略选择后,接下来就是战术要点,一个是以权利要求布局,当然希望要有非常合适的权利范围。同时在这个范围要有层次,既要有大的范围,也要有小的范围才可以做到进退有据。还有我刚才说的权利类型,还有就是边界要清楚,另外一个就是以说明书为支撑。我想要这样的权利我需要给公众提供什么样的东西,那就是说明书的支撑,你得的权利一定要在说明书中有相应的公开的内容。

最后用几句话作个小结:

专利价值是排他,权利范围是关键。

公开技术要支持,权利边界要明晰。

发明源于技术员,统一决策靠高管。

内外资源管理好,专利部门是桥梁。

谢谢大家!

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