因权利要求不支持而修改时,注意禁止反悔

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为克服权利要求得不到说明书支持的缺陷而修改权利要求

可导致禁止反悔原则的适用

投稿作品 | 作者:Twinkle

1 问题的提出

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定,专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。这通常被称为禁止反悔原则。

实践中,专利权人为了克服得不到说明书支持的缺陷,往往对权利要求进行修改,例如下图所示的情形。

对于这种情形,假设被诉侵权技术方案与权利要求的区别仅在于:权利要求的特征为a1,而被诉侵权技术方案的特征为a2,那么被诉侵权技术方案是否落入涉案专利的保护范围呢?

本文以最高院再审的一个案例具体说明。

2 案例分析

湖北午时药业股份有限公司与澳诺(中国)制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案

案号:(2009)民提字第20号

涉案专利:ZL95117811.3

本案中,涉案专利说明书记载:

“可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。

涉案专利申请公开文本的权利要求1为:

“一种防治钙质缺损的药物,其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:可溶性钙剂4-8份,葡萄糖酸锌0.1-0.4份,谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份”。

在审查意见通知书中,审查员指出权利要求1得不到说明书的支持。

申请人将权利要求1的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”,并因此获得授权。

被诉侵权产品与涉案专利的权利要求区别仅在于,涉案专利包含“活性钙”,而被诉侵权产品包含“葡萄糖酸钙”。

因此,本案的诉争焦点之一为被控侵权产品中的葡萄糖酸钙是否与涉案专利的活性钙构成等同的技术特征?

最高法院认为:

专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改,放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则,专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此,涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙,属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案,不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止反悔原则理解有误,将二者认定为等同特征不当。

3 结论

本案中,专利权人请求保护的是上位概念,在专利审查过程中,为了克服权利要求得不到说明书支持的缺陷,修改为只保护一部分下位概念,并获得授权,这意味着专利权人放弃了对其他下位概念的保护。

在专利侵权诉讼时,如果允许专利权人将已经放弃保护的其他下位概念纳入到等同保护的范围,就会使得专利权人两头得利,对社会公众是不公平的。因而,根据禁止反悔原则,不应认定其他下位概念构成等同特征,而纳入到专利保护的范围。

总之,在克服权利要求得不到说明书支持而修改权利要求时,应当慎重,因权利要求概括了过大的保护范围而进行限缩,将导致对限缩的那部分保护范围的放弃,在专利侵权诉讼时将不得主张其构成等同特征,再将其纳入到专利的保护范围。

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