专利侵权变成合作?有啥玄机?

在专利侵权纠纷或者专利侵权诉讼中,常常会出现当事人双方签订和解协议而解决纠纷或终止诉讼。

这种情况下签订的和解协议通常会涉及到专利技术转化问题,主要有两种专利技术转化方式,分别是:专利实施许可和专利交叉许可。一定意义上来讲,技术转移转化是促成侵权和解的重要原因。

专利侵权纠纷中达成的专利实施许可

在专利侵权纠纷中,如果被指控侵权方发现自己确实存在侵权行为,而又需要继续使用该专利技术,为避免侵权诉讼败诉的可能,可以与专利权人协商来补签实施许可协议而达成和解。

针对这种情形下签订的专利实施许可协议,被许可方应及时按约定向专利权人支付使用费,该使用费就是被许可方之前未经许可,就擅自使用许可方专利技术所应该承担的费用。

若被许可方不履行该项使用费,不仅不会达成和解效果,反而有可能导致专利权人再次向有关部门对侵权人提起专利侵权诉讼或者违约诉讼。

01 案情简介

临江市某助滤剂厂(以下简称助滤剂厂)是私营独资企业,另有企业法人营业执照已于2004年3月24日注销,其债权债务由临江市某助滤剂有限公司承担。

1990年8月1日,尹某向国家专利局申请“粉末状产品的生产方法及其专用生产装置”发明专利。2000年1月22日,国家专利局授予尹某ZL90105168.1号专利权。

2003年8月10日,尹某持《关于解决专利侵权纠纷的协议书》到助滤剂厂,该厂会计王某在未经法定代表人授权的情况下在协议书上加盖了公章。

协议称:“甲方:吉林省临江市某助滤剂厂,乙方:尹某,甲方在2000年10月采用了乙方的专利技术和年产3000吨硅藻土助滤剂的设计建成了一座助滤剂厂,并投入工业化生产,2001年7月至2003年7月底共生产2800吨产品。2002年7月16日乙方到甲方工厂协商侵权事宜未成,于2003年7月向长春市中级人民法院起诉。

02 法院判决

一审法院认为,庭审中尹某无证据证明被告对其专利侵权,故由侵权转为使用费的约定无真实的基础,因而判决驳回原告尹某的诉讼请求。

二审法院认为,《关于解决专利侵权纠纷的协议书》系双方当事人真实意思表示,内容不违反法律法规的强制性、禁止性规定,该协议有效。该协议已由助滤剂厂履行了5万元,助滤剂厂已注销,其债权债务由临江市××助滤剂有限公司承担,因此应由临江市××助滤剂有限公司按协议约定给付尹某人民币10万元并按合同约定支付违约金,但双方协议中约定的日0.3%的违约金过高,应予调整。

03 评析

在案例中,该公司未经专利权人许可擅自使用其专利,在专利权人第一次提起的专利侵权诉讼中,双方达成和解协议后,专利权人撤诉。

但在随后的和解协议履行过程中,该公司未按约定支付使用费,致使专利权人以合同违约为由提起第二次诉讼,该公司不仅要全额支付使用费,还要承担违约责任。

专利侵权纠纷中达成的专利交叉许可

在专利侵权纠纷中,被指控侵权方未必构成专利侵权,但由于专利侵权诉讼耗时耗力,为尽快停止纷争,被指控侵权方从自己储备的专利中挑选专利或者有直接向第三方购买专利,该专利恰好覆盖原告的生产或销售的产品,以此为筹码,与原告诉称的侵权专利达成交叉许可来解决纠纷。

专利侵权纠纷诉讼作为解决专利侵权问题的一种直接方式,在一定程度上可以促使专利技术转移的实现,而且从理论的角度来讲,通过诉讼给侵权人施压,以更直接的方式完成专利技术转移是完全可以实现的。

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