企业专利布局实践探讨(“345”专利布局方法体系)

导读:专利布局是企业根据自身商业战略和市场竞争环境,申请合理数量和结构的专利组合的过程。本文探讨了企业专利布局工作的本质,从企业如何构思和启动专利布局、专利布局的思考原则、专利布局的基本方法和预期结果等实践中,提出“345”专利布局方法体系(三个原则,四个步骤,五种结果),并对专利组合申请的注意事项进行了提醒,供企业专利工作者参考和探讨。

关键词:知识产权,企业专利,专利布局

前言

知识产权是企业获取与保持竞争优势的利器,是使创新成果产生经济效益的载体。企业知识产权工作以“针对技术成果实施知识产权保护、针对竞争对手实施知识产权部署、根据商业需求进行知识产权运用”为主要内容,为企业经营提供稳定、平衡的知识产权环境。知识产权的产生本质上是把研发成果转化为知识产权,把研发投入转化为无形资产。

在知识产权中,唯有专利权保护的客体可以是技术方案,以专利与技术或产品的关系最为密切。因此,专利权具有专业程度高、审批难度大、程序节点多、维权确权复杂等特点。专利布局是企业结合自身商业战略和市场竞争环境,申请合理数量和结构的专利组合的过程。通俗化理解,专利布局就是考虑何时在何地就何种技术如何申请专利及申请多少专利。

本文探讨了专利布局工作的本质、企业如何构思和启动专利布局、专利布局的思考原则、专利布局的基本方法和预期结果,并对专利组合申请的注意事项进行了提醒,供企业专利工作者参考和探讨。

一、理解专利布局

专利:是技术成果转化的形式之一,是技术保护的手段之一,是商业竞争的有力武器,是企业无形资产的重要组成部分。

专利布局:作为动词,是企业结合自身商业战略和市场竞争环境,申请合理数量和结构的专利组合的过程;作为名词,是企业在考虑过商业战略和市场环境而有目的申请的专利组合,可以理解为专利布局作为动词所产生的结果。

通俗化理解,专利布局就是考虑何时在何地就何种技术如何申请专利及申请多少专利。

二、构思专利布局

(一)专利布局的思考时间

企业的专利布局应当以企业自身的商业战略为基础,在进行产品规划和市场规划的同时即应进行专利布局规划,在产品立项之后研发之前即应开始思考如何进行专利布局[1]。

在围绕产品思考专利布局时,企业专利管理部门应当同时关注技术发展趋势和行业发展动态,对未来市场竞争态势做出预判,从未来市场热点、企业风险点出发,从提高竞争优势和降低专利风险的角度思考如何进行专利布局[1],这样,专利布局才能与商业战略相适应,才能为市场竞争保驾护航。

(二)专利布局的构思原则

1.系统思考

企业在进行专利布局构思和方案设计时,首先应当结合自身商业战略和市场竞争环境,从宏观视角系统考虑确定专利布局的主要目的,进而决定专利布局工作所需的参与部门及讨论重点。

2.单元化

从一项技术中识别创新点的过程,即是技术方案单元化的过程,其目的有两个方面:第一,把该技术或产品从微观视角细化为各自独立的创新点;第二,把大技术问题单元化成为若干个小技术问题,视为技术问题的最小单元。单元化思维是专利布局规划阶段的基本原则,是构建专利组合的重要过程。

3.建立关联

企业自身的产品或技术通常包含多个创新点,这些创新点的集合形成了产品的竞争优势,这些创新点与非创新点一起形成了该产品。在思考如何进行专利布局时,应当具有关联思维,在创新点与创新点之间、创新点与非创新点之间建立关联,重新组合,以技术问题为最小单元,形成新的技术方案,作为申请专利的基本单元。

(三)专利布局的启动准备

1.分别沟通——确定专利布局需求

实施专利布局,企业专利管理部门应至少与企业决策层、市场部门、研发部门进行沟通。与企业决策层沟通了解企业总体战略和发展规划,进而确定专利布局方向和目标。与市场部门沟通了解企业的市场竞争环境、未来市场规划、竞争对手产品情况,进而确定企业专利布局需求和目的。与研发部门沟通了解企业产品的优劣势、技术发展趋势,有利于确定专利布局的结构和重点。

2.检索专利——确定专利布局方案

与上述部门沟通获得信息后,企业专利管理部门应当对产品及竞品、行业领域、竞争对手的专利情况进行检索,发现行业专利申请的变化趋势、专利密集领域和竞争对手专利布局情况,进而确定专利布局的结构及重点。再结合与决策层及各部门的沟通结果,完成专利布局目标、方案的确定。

(四)专利布局的实施过程

从专利布局的概念可以看出,专利布局的结果是申请众多专利形成合理的结构和合理的数量。因此,思考如何申请专利、结果申请多少专利的过程,就是专利布局总体方案的落实过程。

在实践中,将专利布局的构思和方法嵌入到技术研发或产品开发的过程中,配合其研发进展阶段及时推进和调整专利布局方案,是落实专利布局的可行方式。

1.构建“合理结构”(如何申请专利)

专利布局的结构是基于专利分级管理的出发点,针对专利申请的不同目的、专利技术的重要性等级所申请的专利组合之间的数量比例。

专利申请的商业目的:

(1)已有成果的有效保护—A;

(2)技术趋势的合理预测—B;

(3)有针对性的防御公开—C;

(4)对抗竞争的权利平衡—D。

根据被挖掘技术的重要性等级确定专利挖掘的重点对象,根据不同的专利目的确定专利组合形态,并以此指导专利申请文件的撰写和专利权利要求层次的布局,就是专利布局的过程。专利布局的结果即是根据不同目的申请了不同组合形式的组合专利。

在实践中,在一项技术或产品的专利布局实施之前,企业专利管理部门应与研发部门沟通了解产品的技术细节、产品的上市时间、并用知识产权宏观视角判断哪些技术成果或创意适合申请专利以及申请何种专利为佳,之后应与市场部门沟通确认产品销售的国家或地区,并在产品上市或公开之前至少完成A类专利的申请。

2.布局“合理数量”(申请多少专利)

企业的发展阶段不同,其商业战略会有所不同,企业申请专利的目的也会不同。因此,如果企业产品规划调整、市场战略及研发投入侧重点发生变化、甚至行业发展节奏改变,企业发展战略指导下的专利布局也应做出结构上的调整,以更好的支持商业战略的实现。

比如:产品市场占有率提高,可适当增加A类和D类专利的数量,以增加企业的抗打击程度;比如:产品系列中单一产品的市场占有率降低,说明产品失去优势,可适当增加B类专利的数量,有目的的开发出新一代产品,以期再次抢占市场;比如:由于某新技术或新商业模式的诞生导致行业发展方向发生变化,如果企业作出了战略调整,企业响应消费者的需求增加了某项目的资金投入,则可适当增加B类专利的数量,以期在可能的发展趋势中抢占有利地位;再比如:由于专利文献公开的滞后性,在某一时间段内发现竞争对手在某一领域的专利数量骤然增加,则应增加C类和D类的专利数量,以抢占或破坏竞争对手欲占之位,同时提高企业与竞争对手的专利对抗筹码。

三、探讨专利布局

基于前述内容,从申请专利的商业目的考虑,可将申请专利的目的分为四种,本部分以A目的为对象,探讨专利布局的具体实践,供读者参考。

(一)专利布局方法

本文虽然将专利申请的目的分为四种,但是企业进行专利布局时,无论申请专利是何种目的,均应以可专利的创新点为基础而进行。如何围绕创新点进行专利布局,笔者提供以下方法供参考。

1.用专利之眼看技术

研发人员认为的创新之处,通常不是专利的创新点,确切的说,可能不是申请专利所需技术方案的最小单元,这需要企业专利管理人员用专利之眼看技术,用专利三性进行判断,把创新的技术方案从产品或技术中挖掘出来,也即是专利挖掘过程的开始。

2.用专利思维拆技术

在实践中,专利挖掘得到的每一个技术方案,可能包含多个创新点。各个技术方案之间,在一个技术方案中存在某一创新点,可能在另一个技术方案中存在另一个对应的创新点。这就需要企业专利工作人员用专利布局的单元化思维拆技术,对技术方案进行分解,把创新点识别出来。

3.用专利知识补技术

识别得到创新点之后,根据不同的专利申请目的,企业专利工作人员应当围绕创新点重新构建技术方案,用专利知识把创新点补成可专利的技术方案,申请专利。创新点的重构有技术替代、技术延伸、技术补充等方法,目的是形成各有侧重的技术方案,进而形成不同目的的专利组合方案。

(1)技术替代

构建专利布局时,在形成具体的技术方案后,企业专利工作人员应当以此技术方案为基础,从解决的技术问题出发,引导研发人员提出替代方案,再结合先前技术方案和替代方案,决定如何对技术方案进行组合,进而形成专利组合中各个专利的技术方案内容(独立权利要求的内容)及权利要求的布局层次。

(2)技术延伸

在关联性思维的指引下,企业专利工作人员应当系统思考技术方案的重构,引导研发人员对技术方案进行延伸思考。延伸方向可以从研发流程的先后顺序考虑,可以从产业链上下游考虑,也可以从已得到的技术方案所产生的新的技术问题来考虑,如果形成技术方案,再结合先前技术方案和延伸技术方案,决定如何对技术方案进行组合,进而形成专利组合中各个专利的技术方案内容(独立权利要求的内容)及权利要求的布局层次。

(3)技术补充

在经过技术替代和技术延伸得到多个技术方案后,为了构建完整、完善的专利布局架构,还应从以下两个方面进行技术补充:第一,从已得到的技术方案所解决的技术问题出发,引导研发人员思考与本技术方案有关的其他技术问题,同时提出解决方案;第二,已得到的技术方案在构建专利组合时,单个专利所需的技术方案可能不够完整,常需进行技术补充,以达到专利撰写的基本要求。进而确定专利组合中各个专利的具体技术方案。

4.用专利之笔写技术

经过识别、拆分、重构形成了技术方案,研发人员应当按照已经确定的专利组合方案指导撰写交底书,其离专利申请文件虽有一步之遥,但却至关重要。专利代理公司是撰写专利的专业机构,在实践中,企业可筛选出能够准确理解本领域技术方案、适合撰写本领域专利的专利代理机构进行撰写,企业专利工作人员应当按照前述思考原则确定的专利布局规划和创新点重构所形成的专利组合方案来审视专利申请文件,保证专利布局从规划到落地的最终环节的质量。专利申请文件的质量问题在此不做探讨。

(二)专利布局结果

上述专利布局方法提供了“创新点→技术方案→专利布局”的顺向操作方向,经过这些专利布局方法加工过的技术方案,最终可以形成以下几种专利布局结果。另外,读者也可从这些专利布局结果来逆向思考,进而更加明确上述专利布局方法的目的。

1.技术点对应组合

多件专利不具有单一性的技术方案彼此之间并列关联,各个专利与该产品的研发、生产、改进、产品结构、特点等技术问题相对应,共同保护一个产品(或一项技术)。该种专利布局结果,可在产品(技术)的各个阶段利用上述专利布局方法开展而形成。

2.母子专利组合

一项专利技术方案包含(或包含于)其他专利中,每两个或多个专利相互支持,共同保护一个产品(或一项技术),可以理解为,某一个(或几个)专利的保护范围在另一个(或几个)专利的保护范围之内。

3.多角度侧重组合

将技术方案拆分成技术特征,从不同的技术问题出发对技术特征进行重组,组成的各个技术方案侧重于解决不同的技术问题。该种专利布局结果,各个专利中技术特征相互交叉,交叉的技术特征即为区别技术特征,以确保技术方案的专利性。

4.技术替代组合

一件专利的技术方案,通常可以找到若干替代技术方案,某一技术方案和其替代方案组合形成该种专利布局结果,该组专利中各个专利的技术方案均解决同一个技术问题,但该专利技术问题的解决方案彼此不同。

5.产业链延伸组合

向产品/产业链上下游方向延伸,针对延伸方向上的技术问题引导研发人员提出技术方案,分别申请专利,如:化合物材料-生产方法-加工/包装设备-保存运输-用户使用。该种专利布局形式与其他形式(尤其是第(1)种专利布局形式),共同构成了该产品/技术相对完整的专利布局。

从上述专利布局构思原则和专利布局方法对产业链上游的基础创新构思进行扩展时,可能产生创新程度较高的创新点,可再以此创新点为出发点,运用上述专利布局方法进行专利布局。通常针对一个产品(或一项技术)申请的专利组合往往包含上述多种专利布局形式。

(三)专利布局实务提醒

企业的专利布局工作,经目标确定、方案制定,最终将落实成为专利组合申请。申请专利时,尤其是在专利布局思想指导下申请组合专利时,如果掌握一定的策略,理解利弊,将有利于专利价值更好的体现,进而最大程度的支持企业市场竞争和经营发展。

从专利布局的基本理解可以看出,进行专利布局时除了应当考虑前述专利布局的规划、原则、方法和结果导向等指引性因素,还至少应当考虑何时、何地、何技术,即:申请时机、申请地域、保护客体等操作性内容。笔者建议至少考虑以下几点。

1.申请时机

申请专利时应当选择适当的申请时机,既不过早,也不过晚,这在医疗器械、药品和生物制品等上市周期长的行业显得尤为重要[2]。众所周知,申请日是判断专利创造性的截止日,申请日越早,现有技术越少,创造性收到的挑战越小,专利授权就越容易;而公开日是专利内容作为现有技术的起算日,公开日越早,对竞争对手专利性破坏可能就越大;同时,公开日是基于申请日起算,所以,申请专利的时机是后续处理程序的决定性基础,因而非常重要。在公开期限相同的情况下,申请越早公开也早,相当于过早告知竞争对手我方的技术信息,而如果到授权时产品还未能上市,则又浪费了有限的专利保护期;如果申请过晚,有可能被竞争对手抢先申请专利,其后果同样不利。总的来说,选择专利申请的时机应当考虑以下因素:

(1)技术方案的完整程度

虽然在专利审查阶段,审查员通常对数据的真实性不怀疑,但是数据的真实性关系到技术方案能否实施,公开不充分或实用性缺陷确是专利无效的理由,所以,编造假数据,即使侥幸获得授权,也可能随时被竞争对手请求宣告无效,专利法律状态不稳定。

因此,在申请专利时应当考试技术方案的完整程度,应当达到申请专利所必需的最低要求。在实践中,可以证实专利技术方案能够解决技术问题,与现有技术相比有足够的区别,即可以申请专利。当然,如何判断技术方案“是否达到申请专利所必需的最低要求”,需由专业人员做出判断。

(2)竞品上市的可能进度

一项技术或产品,通常不止一个企业或科研机构在同时开发,递交专利申请文件的时机,企业除了应当关注自己是否达到申请专利所必需的最低要求,还应当关注竞争对手的研发动向。如前所述,如果企业的研发进度已经具备申请专利的基本条件,但由于对专利申请要求的误解(现仍有不少企业认为研发完成后才能申请专利)或者追求技术方案的完美而迟迟不递交专利申请,在这个时期,一旦被竞争对手抢先申请了专利,该产品的未来市场营销将会非常被动。

(3)产品上市的预期进度

技术领域不同,产品从立项研发到上市所需的时间也大有不同。开发周期短的产品,专利申请密集程度较高,开发周期长的产品,专利申请的时间通常不集中,因为企业都在考虑何时递交专利申请比较合适。

特殊产品,由于医疗器械、药品及生物领域的产品上市还需经过国家食药监总局的行政审批,所以,这些领域还应考虑行政审批(注册)的进度[2]。笔者建议,申请专利的时机可以选择启动临床实验之时,因为申请过晚,临床实验方案中会多少涉及一定的技术信息,且通常多中心开展临床试验后,资料的保密范围很难控制,有泄密风险;另外,开始临床实验,本领域其他企业可能很快知晓,可能督促其抢先申请类似专利。实践中,医疗器械、药品及生物领域的产品建议在临床实验启动之时,应至少完成A类专利申请。

2.申请日

在专利布局思想指导下形成的一组专利组合,其彼此之间或多或少存在一定的技术关联,所以其申请日的确定至关重要。如不考虑有些专利应当同日递交申请,而是按照撰写完成的先后顺序分开递交,可能会因在先申请而破坏在后申请的专利性(抵触申请破坏新颖性),导致在后申请不能授权。所以,在实践中,除了应当在制定专利布局方案时,确定专利组合中每个专利记载的技术内容范围,更需要在专利申请文件撰写后进行认真审核,把握专利组合中(或各组专利之间)每个专利记载的技术内容范围,当某创新点同时在此专利权利要求书和彼专利全文(权利要求书和说明书)中均有记载,则应同日申请;当一组专利需要同日申请,而该组专利中某一件专利的全文所记载的技术内容可能影响另一组专利的授权,则应先申请后者或者两组专利同日申请。

3.公开时间

基于各行业各技术领域的区别,《中华人民共和国专利法》对发明专利设置了选择或不选择“请求提前公开”的程序。在初步审查不需要补正的情况下,如申请人请求提前公开,通常在申请后4-6个月即可公开,如申请人不请求提前公开,则要等到满18个月时才能公开,两者相差约12个月。所以,企业应当结合自身产品特点和市场战略,决定是否选择提前公开专利内容。

在实践中,产品上市周期较长的领域,如医疗器械、药品及生物领域的A类专利申请,或其他领域的引领性创新产品的A类专利申请,在充分考虑了竞品预期上市的时间,且企业不急于授权和维权的前提下,建议优先选择不申请提前公开,以延缓竞争对手获得专利内容的时间。另外,B类专利申请通常选择不提前公开,而C类专利申请通常选择提前公开。因为,C类专利的主要目的就是尽快公开尽早成为现有技术,以期破坏竞争对手在后申请的专利性,阻碍其授权;而B类预测性专利是基于企业自身产品的发展规划、未来行业发展趋势及市场竞争趋势的分析而申请的未来可能成为竞争热点的专利,不提前公开可以延缓竞争对手知晓企业产品动向的时间;同时,如果预测不准确甚至完全相反,专利公开和审查授权已失去意义,企业尚有时间撤回专利申请,以减少不必要的成本。

4.申请类型

我们了解不同专利类型的特点后,结合企业产品所属行业领域的特点,即可分析出申请何种类型的专利对企业有利。众所周知,方法类客体只能申请发明专利,而装置类发明创造即可申请发明专利,也可申请实用新型专利,还可同时申请实用新型专利和发明专利。

实践中,对于产品即将上市,即符合实用新型保护客体又符合发明保护客体的技术方案,只申请A类发明专利在上市时不能获得专利保护,则可以选择同时申请发明专利和实用新型专利,利用实用新型专利审批快和发明专利保护期长的不同优势平行互补,以确保在产品上市时至少得到实用新型专利保护,待发明专利授权时再放弃实用新型专利,以获取相对长期的专利权保护。

需要说明的是,企业在进行专利布局时,发明专利和实用新型同日申请,有两种处理方式:第一,在专利请求书中选择“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了发明专利”这一选项,则实用新型授权后,在发明专利授权时,由于专利法“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定,所以审查员会要求申请人做出选择:继续持有实用新型专利权,或者放弃实用新型专利权而享有发明专利权,即申请人对“同样的发明创造”只能拥有一项专利权;第二,在专利请求书中未选择“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了发明专利”这一选项,如果能够保证两者不具有“保护范围相同的权利要求”,那么发明专利不会因为“同样的发明创造”而不被授权,申请人将分别获得实用新型和发明两项独立的专利权。因此,利用前述专利布局方法进行创新点重组时,只要保证专利组合中各件专利的权利要求书彼此不具有“保护范围相同的权利要求”,就可能实现后者的处理结果。

另外,从技术领域来看,药品领域除更新相对较慢的生产设备可申请实用新型专利外,通常化合物、制备方法、制剂方法、检测手段等保护客体申请发明专利较多;而医疗器械领域既包括化学材料等无源医疗器械,也包括机械设备等有源医疗器械,因此其可专利点比药品领域多,其专利申请类型也相对全面。另外笔者提醒,对于医疗器械产品本身的形状、图案、色彩,以及产品包装设计的形状、图案、色彩,可以申请外观设计专利,尤其是具有行业开创性的全新产品,更有必要申请外观设计专利,除了因为外观设计专利侵权取证相对容易,也给竞争对手试图通过模仿而搭便车进入市场设置了障碍。同时,对于行业引领性产品,也应注意商标布局和使用。

5.申请地域

基于专利保护的地域性原则,只有在相应的国家或地区获得授权的专利,才能在当地享有专利权。因此,在确定专利布局目标和方案时,以及专利布局推进和落实的过程中,企业专利管理部门应与决策层和市场部门沟通确定专利申请应当进入的国家范围,尤其对于市场前景好且未来可能进行国外销售的产品,应当至少在目标国家申请A类专利,并根据竞争对手的情况,适时申请D类专利。

由于世界各国对专利审查的要求不同,而大多数国家或组织的专利制度中都或多或少的规定了申请人对专利申请文件进行修改的限制,不能超出原始文件记载的范围,因此,企业在落实专利布局的过程中,应当考虑目标国家对专利申请文件的要求,进而有针对性的撰写专利申请文件。举例来说,对于医疗健康领域,我国专利法明确排除了“疾病诊断及治疗方法”不属于专利授权的客体,但是在美国、澳大利亚、奥地利等国家对医疗方法给予专利保护,基于此,虽然在中国提出的专利申请时没有必要要求保护,但是在说明书中则有必要进行相应的记载,以便在进入其他国家时可以依照说明书的记载对权利要求书进行修改,以实现上述客体在这些国家的专利保护。

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