独轮车专利诉讼引发的一个特殊法条的专利无效案

美籍华人陈星是一位职业发明家,是电动平衡车品牌索罗维尔的创始人,自主研发了独轮车、扭扭车等平衡车产品。涉案专利权人陈某是陈星的利益相关人。

本案的无效请求人之一是陈星的竞争对手企业,曾针对索罗维尔品牌向美国国际贸易委员会申请“337调查”。涉案专利权人陈某与陈星也在中国和美国起诉过对手纳恩博专利侵权。

涉案专利

授权公告日为2013年08月21日、名称为“电动独轮自行车”、专利号为201110089122.9的发明专利,本专利的申请日为2011年04月01日,本国优先权日为2010年09月06日。在本无效宣告请求审理过程中,专利权人由“陈和”变更为“深圳天轮科技有限公司”。该专利家族被引用次数为11次,为基础性专利。本专利授权公告的权利要求书如下:

1. 一种电动独轮自行车,它是由如下部件所构成:

一个车轮,可转动地与一个轮架相配接;

一个电动机,与车轮相配接,并驱动车轮转动;

一套控制电动机的电子前后平衡控制系统;

一个轮罩,部分地覆盖了车子;

至少一个踏脚板,与轮架或轮罩相配接;

两个靠腿板,凸出地设置在车子主体的两侧,分别供操作者的膝盖与/或小腿接触相靠,靠腿板上与腿相接触的表面要略具摩擦力,所述表面在车子两侧要稍加突出,使得双脚站在踏脚板上的操作者,在自然直立的姿势时,两腿与靠腿板保持接触相靠,操作者两腿内侧夹住靠腿板来操控车子的运行,而不是用支撑腿向前与向后施力的操控方法。

2. 根据权利要求1所述的电动独轮自行车,其特征在于,所述的靠腿板是可以调节其高度的。

3. 根据权利要求1所述的电动独轮自行车,其特征在于,所述的靠腿板的表面为稍凹的弯曲表面。

4. 根据权利要求1所述的电动独轮自行车,其特征在于,所述的供操作者两脚站立的踏脚板是单一的一个刚性整体,可在工作位置与储藏位置之间转换。

5. 根据权利要求1所述的电动独轮自行车,其特征在于,所述的车轮是无轮毂的车轮,车轮的轮框上,配接了至少一个以上的导轮,使车轮保持在适当的位置上转动。

6. 根据权利要求1所述的电动独轮自行车,其特征在于,所述的车轮的轮框上,配接了一个由所述电动机驱动的驱动轮,驱动轮与车轮内框之间是靠摩擦或用齿轮来传递转矩的。

7. 根据权利要求6所述的电动独轮自行车,其特征在于,所述的驱动轮位于踏脚板的下方。

8. 根据权利要求1所述的电动独轮自行车,其特征在于,加设一个减震系统,允许车轮相对于踏脚板可作上下位移运动,能恢复保持在一个确当的中间位置,以减少崎岖路面的震动影响。

9. 根据权利要求1所述的电动独轮自行车,其特征在于,在轮子的上方设置一个携拎手柄,便于车子的携拎。

专利法第20条第1款规定,任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。

专利法第20条第4款规定,对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。

专利法实施细则第8条规定,专利法第20条所称的在中国完成的发明或者实用新型,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。

专利法实施细则第13条规定,专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

无效请求人主张:本专利的发明创造未进行保密审查即向外国申请专利,不符合专利法第20条第1款的规定。

证据1.16用于证明本专利的申请人和发明人均为陈和,本专利是中国公民在中国完成的发明创造,且申请人未向国家知识产权局提交过向外国提交专利申请的保密审查请求;证据1.10、证据1.11和证据1.12用于证明证据1.11的美国专利申请与证据1.10的本专利的公开文本几乎完全对应,仅有少许文字变动,故认定申请人未进行请求向外国申请专利的保密审查就申请了美国专利,即本专利违反专利第20条第1款的规定。

专利权人表示针对本专利不符合专利法第20条第1款的无效理由,口头审理结束后将提交证据证明本专利的发明创造是由美国人陈星在美国完成的。

2017年05月18日专利权人提出著录项目变更申报书,要求将本专利的发明人由原来的“陈和”变更为“陈星”,2017年06月05日国家知识产权局相关部门发出手续合格通知书,将本专利的发明人由原来的“陈和”变更为“陈星”。

专利权人主张:本专利没有违反专利法第20条第1款有关保密审查的规定,具体理由如下:

本专利是由美国人Schen Chen(陈星)在美国完成的,其将在中国申请专利的权利转让给了陈和。附件1.1是Schen Chen的签证复印页,该证据显示Schen Chen在2009年和2010年往来中国的具体时间,由此证明本专利的发明创造不可能是在中国完成的。附件1.2是Shane Chen于2011年3月18日向收件人“inventist”发送的一封邮件,明确要求在中国申请本专利。

附件1.3是Shane Chen在美国于2011年2月份至2011年4月份之间的相关邮件往来,反映了Shane Chen在美国研发本专利的独轮车的过程,也正是有了这些过程才得到了附件1.2中要在中国申请专利的技术方案。

此外请求人1提交的证据1.9的《信息时报》记载了:“索罗威”的设计师是54岁的陈谢恩,他从上世纪80年代来到美国,2003年创办了一家总部位于美国华盛顿的设计公司,已经设计了30多款与运动相关的产品。其中,“陈谢恩”就是陈星的英文名“Shane Chen”的音译。由此也可以证明,本专利发明人陈星长期在美国定居。鉴于之前本专利的发明人申报有误,现已做了发明人变更,变更后的发明人为本案的实际发明人美国人Schen Chen,并没有证据表明该发明是在中国完成的。

本专利是由中国人陈和提出申请的,证据1.11的美国专利是由美国人Schen Chen提出申请的,没有任何证据证明中国人陈和与美国人Schen Chen是同一个人, 因此陈和申请本专利并没有违反保密审查的相关规定。

决定的理由

请求人1主张:证据1.16用于证明本专利的申请人和发明人均为陈和,本专利是中国公民在中国完成的发明创造,且申请人未向国家知识产权局提交过向外国提交专利申请的保密审查请求;证据1.10、证据1.11和证据1.12用于证明证据1.11的美国专利申请与证据1.10的本专利的公开文本几乎完全对应,仅有少许文字变动,故认定申请人未进行请求向外国申请专利的保密审查就申请了美国专利。

专利权人认为:本专利是由美国人Schen Chen(陈星)在美国完成的,其将在中国申请专利的权利转让给了陈和。

附件1.1显示Schen Chen在2009年和2010年往来中国的具体时间,由此证明本专利的发明创造不可能是在中国完成的。附件1.2表明Shane Chen明确要求在中国申请该专利。附件1.3反映了Shane Chen在美国研发该案中的独轮车的过程。附件1.5为发明人Schen Chen于2010年08月27日向本专利的专利权人陈和发送的关于中国在先申请的电子邮件。结合附件1.1、附件1.2、附件1.3和附件1.5可以证明本专利是由发明人Schen Chen在美国完成的发明创造,并委托专利权人陈和在中国进行发明专利申请这一事实。

此外请求人1提交的证据1.9的《信息时报》记载的内容也证明本专利发明人陈星长期在美国定居。本专利的发明人已做了变更,变更后的发明人为本案的实际发明人美国人Schen Chen,并没有证据表明该发明是在中国完成的。本专利是由中国人陈和提出申请的,证据1.11的美国专利是由美国人Schen Chen提出申请的,没有任何证据证明中国人陈和与美国人Schen Chen是同一个人,因此陈和申请本专利并没有违反保密审查的相关规定。

合议组认为,判断一项发明在向外国申请专利前是否需要进行保密审查,关键要确定发明技术方案的实质性内容是否是在中国境内完成的。只要是在中国境内完成的发明创造,无论是由中国人完成,还是由外国人完成,也无论是由中国个人或单位还是外国个人或单位享有申请专利的权利,就该发明创造向外国申请专利前,应当向国务院专利行政部门提出保密审查请求,经过审查认为不涉及国家安全或者重大利益的,才可以向外国提出专利申请。

专利权人主张本专利的发明人是“陈星”,并在本案的审理过程中将本专利的发明人由“陈和”变更为“陈星”。按照《专利审查指南》第一部分第一章第4.1.2节有关发明人的规定,在专利局的审查程序中,审查员对请求书中填写的发明人是否符合专利法实施细则第13条的规定不作审查。换言之,专利局对专利申请人填报的发明人是否确实是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人不作审查,推定专利申请人基于诚实信用原则如实填报发明人。

根据《专利审查指南》第一部分第一章第6.7.2.3节有关发明人变更的规定,因漏填或者错填发明人提出变更请求的,应当提交由全体申请人(专利权人)和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。由此可知,在对发明人变更请求进行审查时,也不对变更后的发明人是否符合专利法实施细则第13条的规定进行审查。

专利权人提出发明人变更请求时,仅提交了由专利权人和变更前全体发明人签字的证明文件,其在无效程序进行期间,主动提出的于己方有利的发明人变更请求以及审批结果,不足以证明对本专利发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人是变更后的发明人陈星。

专利权人提交的附件1.1、附件1.2和附件1.3均不是原件,请求人1对上述证据的真实性有异议,专利权人未提交其他用于佐证真实性的证据,故合议组对附件1.1、附件1.2和附件1.3不予采信。专利权人提交的附件1.5仅可以证明地址为schen@inventist.com的电子邮箱于2010年08月27日向地址为inventist@126.com的电子邮箱发送了一封邮件,要求就该邮件所附文件于9月10日前在中国提出专利申请。但从该证据无法得出邮件是由陈星发送给陈和的,也无法证明本专利是由陈星在美国完成的。

请求人1提交的证据1.10是本专利的公开文本的复印件,证据1.11是公开号为US2011/0220427A1的美国专利公开说明书的复印件,证据1.12是请求人1制作的证据1.10中国专利申请公开文本和证据1.11美国专利申请公开文本对比表,证据1.16是在中国专利查询系统中查询到的本专利相关信息(包括中间文件列表、通知书列表)的截图的打印件。专利权人在口头审理过程中对上述证据的真实性表示认可,合议组对上述证据予以采信。

由请求人1提交的证据1.10-证据1.12可以确认,本专利的公开文本和证据1.11的美国专利公开说明书的文字表述基本一致,两份专利文献的附图及其上的附图标记完全一致,结合专利权人将本专利的发明人修改为与证据1.11的美国专利相同的发明人的行为,可以推断本专利的技术与证据1.11的美国专利的技术具有相同的来源,即,两份专利申请的技术方案是由同一个发明人/发明团队做出的。

请求人1提交证据1.16用于证明本专利的申请人和发明人均为中国人陈和,本专利是中国公民在中国完成的发明创造。对此合议组认为,证据1.16可以证明在提出专利申请时本专利的申请人和发明人均为中国公民陈和,但仅根据发明人的国籍为中国并不足以证明其所作出的技术方案的实质性内容是在中国境内完成的,发明人的国籍与发明的实际完成地并不必然相同。针对请求人1所主张的本专利权利要求1-9不符合专利法第20条第1款的无效理由,请求人1所提交的证据均未涉及本专利权利要求1-9的技术方案的实质性内容是否是在中国境内完成的事实。故合议组对请求人1有关本专利违反专利法第20条第1款的无效理由不予支持

判断要点

判断一项发明在向外国申请专利前是否需要进行保密审查,关键要确定发明技术方案的实质性内容是否是在中国境内完成的。只要是在中国境内完成的发明创造,无论是由中国人完成,还是由外国人完成,也无论是由中国个人或单位还是外国个人或单位享有申请专利的权利,就该发明创造向外国申请专利前,应当向国务院专利行政部门提出保密审查请求,经过审查认为不涉及国家安全或者重大利益的,才可以向外国提出专利申请。

国家知识产权平台华发七弦琴 » 独轮车专利诉讼引发的一个特殊法条的专利无效案
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