宋平博士讲述香港知识产权工作

“知识产权互助你我他”专题分享活动(第五期)文字实录

【分享题目】香港知识产权杂谈

【分享者】宋平(中国专利代理人,香港专利商标代理有限公司联合创办人)

【主持人】王宇

【记录人】赵树先

Q&A

1、什么样的知识产权必须在港澳申请?

宋博士答:其实没有说必须在香港申请,还是回到问题的根本,由于IP的地域性,需要在香港得到保护的,就要在香港申请。

赵树先问:和大陆相比,有没有特殊的?

宋博士答:没有特殊的,也是专利、外观、商标。不过,顺便说下版权,大陆早已有版权登记,香港是没有的,她的版权保护放在海关,如果发现有版权侵权行为,去海关请求查封,还可以去法院提起诉讼,要求赔偿。

2、香港的知识产权保护力度如何?如赔偿额度方面?

宋博士答:如果从政府的重视程度、人们的IP意识等方面来讲,我个人认为香港的知识产权保护力度是比较强的。我昨天还专门问了IP律师,香港有侵权赔偿诉讼,但没有特别去统计赔偿额。我个人也没有听说过这方面比较有影响的案子,估计是和香港昂贵的律师费也有关系,诉讼有,但走到最后判断侵权赔偿的很少。

香港法制完善,成熟,人们的法制意识也更强。早在十几年前,我在港大读书的时候,某天收到通知告知电脑里一定不能有盗版软件,秘书和教授们稍后还专门来问过,有没有严格执行……这是一个小细节吧!

IP诉讼那块,我自己比较小白。和别的律师朋友也请教了,答案是:赔偿损失一般都在主体责任判决后的一两年内开庭,被告一般来讲都会将公司的财产清空。十年前有一个微软的案例,以每一台销售下载盗版软件的电脑来计算,最后得出来几百万的赔偿。实际上,都是先追讨律师费,律师费比较好计算。

3、香港专利怎样批量下载?能否推荐一个便宜、及时且靠谱的数据库?

宋博士答:香港专利,我没有批量下载过,当然有做过检索。但可能是因为与香港标准专利是再登记,短期专利只进行形式审查有关吧,实务中,不需要查新~~检索新颖性,所以我个人的经验,从没有批量下载过。

4、香港的专利制度和大陆的专利制度有哪些区别?

宋博士答:香港到目前没有发明专利原授制度,香港有两种类型专利:标准专利和短期专利,其中“标准专利”要做再登记,“短期专利”只进行形式审查;标准专利,是以三个专利局(SIPO, EPO, UK Patent Office)的专利注册为基础,分为两个阶段来进行登记。

还有个重要的特点:香港的短期专利与大陆的实用新型不对等,可以说,任何类型的专利(包括方法专利)都可以申请短期专利。

我具体讲一下,香港标准专利它的有效期最长是二十年,跟大陆的发明专利是一致的,但是在授权以后,在第三年届满后要每年续期。(优化)

香港短期专利呢,它的有效期是八年,但这个八年也有很大的灵活性给权利人去选择。在短期专利授权以后的第四年届满时,权利人可选择要不要续期,续一次就可以延长四年,四年再加四年就是八年,但中间只需续期一次。

5、香港知识产权最新动态有哪些?

宋博士答:香港的知识产权呢,它确实在最近几年有一些新的、大的动作在准备中酝酿中。

因为从外界的客观环境来讲,香港也回归二十年了,他这所有的这个专利制度呢,老实说是在它回归的时候实行的,然后也使用了或者是一直运作了就渐近二十年了,所以早在10年左右,或者是大概那个前后时期,他们就开始就是做一些方方面面或社会各个层面的讨论和检讨,香港喜欢用一个词review ,它现行的制度,他现在想采取一个专利的原授制度,我上边讲的香港专利制度是说到是一个非原授制度,就是origin alod,就是是一个原始的授权。

经过了大概是最早最早11年吧,我印象中开始开些研讨会方方面面的收集资料,这过程中包括因为他采取这一制度也要走很多程序的。然后现在他们也开始做一些动作,比如据我所知,他们在知识产权属性和知识产权署,在人事的安排上重点包括跟国家专利局的协商上,专利原授制度都在紧锣密鼓的准备中,我看网页上说大概19年原授制度开始投入运作,还有就是马德里注册,国际商标注册吧!

因为一直以来,可能外人都不太清楚,香港是不能够就是香港人不能够在香港申请这个商标马德里国际注册的,就是一直也有这样的呼声和需要,所以也是在经过了一些跟那个专利原授制度一样的一些检讨一些讨论,后来确定也是大概在19年左右实行。

这样的话呢,就是不光是香港人、香港的企业、香港申请人可以在这个马德里议定书这个框架下去做一个国际商标的注册,同样海外的国际注册香港的申请人,他也可以在马德里协定议定书框架下再把这个指定香港作为他的保护地,本来因为香港不是一个国家,根据这个马德里议定书他只是成员国,所以就限于这样的规定不能够进行国际商标注册,也不能接受说海外的人或者包括中国商标申请人,说我进行一个国际商标的注册,也不能指定香港,所以只能单独来香港注册,

所以我看到官方的网页上的字眼,也是说最快计划也是在2019年将马德里议定书适用于香港,所以让我们拭目以待吧!就是不管是专利的原授制度,还是这个马德里商标国际注册,都是应该是,今年都已经一八年了,应该是很快的,未来的这段时间里就可以实施了。

这除了这两个很大的动态之外呢,还有一个动态,不能算是很大,但是我看也蛮有意义的,就说它提出一个知识产权仲裁,专门在这个16、17年,17年的立法会通过在2018年1月1号开始生效,就是说重新修订了这个香港的仲裁条例,说就是所有的知识产权的争议均可以通过仲裁来解决,而且强调通过强制执行涉及知识产权的仲裁裁决并不违法香港的现行公共政策。

它这个仲裁我再说多一句,我浏览了一下这个信息,就是说不只是在香港的,还有在境内发生的这个知识产权争议,主要是群里在座的好多都是法律的专业人士,就是仲裁双方,双方决定/议定选择哪一个地方,甚至一个第三地来做仲裁,这种裁决在香港是可以接受的。如果我觉得这这个信息传递出来就是说,如果是一个涉外的案子,双方有的人可能选择香港,因为香港他有英语的这个优势,可以选用但又不想让你跟一个中国企业跟一个美国企业有争议,如果美国企业想通过仲裁解决而不想选择中国,可以选择香港这样一个国际性城市,我觉得这个还是挺有用的信息。

6、中国大陆、欧洲以及英国专利在香港注册生效有什么区别吗?

宋博士答:是没有任何区别,她问的这个问题刚才接着香港标准专利讲过,标准专利是基于这三地的(SIPO, EPO, UK Patent Office)的专利注册为基础,在香港进行再注册。我想说如果说有什么区别的话,可能就是语言上的。

接着刚才那个问题,如果是大陆申请人,SIPO那个专利的话,他肯定是中文的。那申请人我们会跟他们说,只需要按照香港的规定,他只需要发明名称和摘要是中英文双语,以外其他的主要部分如权利要求、说明书,这一块儿都是用你原来的语言。

而如果是一个英国的专利,他应该是一个英文的申请,那他不需要全文翻译成中文,他只需要把发明名称和摘要翻译即可。

我觉得这个区别其实不能算是一个区别,我都差点忘了他,如果说有什么区别,就是这个区别了,注册生效是没有任何区别的。

7、香港专利分两阶段请求,中国专利公开后六个月内提一次,后续授权下证再提一次,如果错过上述期限,有无补救措施?

宋博士答:就是香港专标准专利分两个阶段再登记,这个是我最早最早入群的时候分享的一篇我自己原创的一个关于香港知识产权制度的简单总结。我有说过,这两个阶段的六个月的期限错过是无可补救。这么多年来我们不断的收到大陆所大陆客户的咨询,就是错过六个月的那种好多,这种挺遗憾的,没有办法补救的。

这里我跟大家分享一下我自己的实务实践经验,就是说这香港标准专利在登记这六个月,是两个六个月的期限,错过任何一个都无可补救。但是有一些变通,就是我自己在实践操作中总结的一个变通方法:问一下申请人,他来香港申请标准专利的目的是什么?

如果他的目的就是,举例把中国的这个发明专利拿到香港做标准专利,在登记那儿真的是帮不了他。那如果他的目的是想说,我想在香港也注册多拿一个香港的专利权。你说一个因为短期专利他,我在前面跟大家讲过它的保护期是不同的,只有八年。而你的发明专利本来也是二十年,也不是很吻合。所以你要说保护这方面的功能真是蛮弱的,如果真想要在香港多拿个专利权,尤其那种申请高新的需要多一个指标比如一个香港专利权,那我建议客户一般申请个短期专利。

但是你可能会问他这个就是标准专利,在登记时它的两个期限都错过了,他已经都公开了,甚至已经都授权了,在怎么做一个香港短期专利的再登记呢?就是我们会做一些建议,在实际操作上会做一些稍微的改动。

一定要强调再强调,两个6个月期限错过没有补救措施。

8、香港法院对负责IP审查、登记的行政机构的决定(如驳回注册申请)有司法审查权吗?

宋博士答:行政诉讼就没有,但是理论上也可以通过民事诉讼进行。但我个人就没有听说过这样的情形,与大陆那种频繁的以专利复审委、商评委对簿公堂的情形,几乎闻所未闻。

马德刚问:据我所知:国际公约要求司法审查对ip登记或授权是终局的。

宋博士答:对,我的理解也是一样,没有人或哪个行政部门的决定可以是终极的。实务中闻所未闻,还是同一个原因,香港的律师费极其昂贵,也是申请人的一个考虑吧。

9、香港的短期专利跟标准专利的选择上在控诉侵权的力度上到底实践区别有多大?

宋博士答:其实我昨天晚上有看到这个题目,我其实跟Aron在香港有见过面。我在想尝试理解他这个问题,我想说这个问题要从短期专利和标准专利的本质上来讲,这个就是你想说它的控诉侵权的力度吗?要看短期专利和标准专利本身的区别,因为短期专利只进行形式审查,那如果你控诉它侵权的时候,首先要做的一个关键就是你要判断他是不是侵权?那如果是标准专利,因为它是基于(SIPO, EPO, UK Patent Office)授权的基础上注册的,它要进行实审的,他判定侵权的时候较为容易,这是我个人的理解。

而那个香港短期专利,只进行形式审查,其实是想鼓励广大的客户尽量的来申请专利,鼓励科研、发展研发,这样的行为,然后他把侵权的保护放在授权以后、放在市场上和实践中。如果你这个实践中,你这个专利权根本没什么价值。

如果是一个没有什么价值的专利,就是说可能就没有人关注他,就是淡去了。如果是专利很有价值,大家在市场上纷纷竞争的很厉害,纷纷copy他的时候,可能就会涉及到侵权,那大家就可能会去把这个权利变得很清楚,就会回来争,因为它只是一个形式审查,那等到有这个侵权的纠纷的时候还要进行一个侵权的判定。所以我觉得,这个就是香港短期专利跟标准专业的选择上,我不知道该怎么回答他是从权利人。

我只是说把这两种情况说明一下,再控诉侵权的这个控诉侵权的力度上,那标准专利的力度可能会好些。

因为他考虑到标准专利在侵权判定上就比较清晰,所以我觉得可能比较容易执行一些。那个短期专利,你要再花很多的时间和精力进行侵权的判定,这样的话可能有难度,可能是不是有些申请人或者权利人就就知难而退了,就我觉得比较难一些。

那个Aron你的这个问题我不知道回答到你多少,如果你觉得还有不清楚的,咱们再私下继续讨论,我现在就看着你这个题干,我能说的就是这些。

10、香港知识产权领域出现有过哪些名案、大案吗?

宋博士答:这个我前面在答诉讼的时候也说过了,其实不是很多,不知道为什么?可能因为香港毕竟还是一个以经济为主的地方,那些经济相关纠纷较多。知识产权这方面的有,比较多比较多的侵权就是商标的侵权涉及的比较多,专利在香港是属于一个没有商标这么多的。版权也有一些侵权,就是涉及到一些赔偿啊什么的,但是我感觉也都是小案子。

我反倒觉得,就是我个人的感觉,你要说起这个知识产权领域出现了哪些名案、大案,就是那个G2000,大家知道这个G2000是香港的一个品牌,这个G2000商标在中国大陆就涉及了十几年的官司。还有另外一个,大家知不知道香港有一个做月饼或者点心的一个品牌叫荣华,它好多年前没在大陆注册,后来在广州一带,因为和广州交流的很多,我个人感觉,被广州注册了,所以后来来大陆不能注册了,打了很多官司,最后注册了元老荣华,这个影响还是蛮大的。

G2000的影响也蛮大的,因为我出去参加一些活动的时候,在介绍自己是干什么的时候,因为专利老实说在社会上公众了解的还没有这么多,而商标可能跟他们生活比较息息相关。他们这儿就跟我聊这个商标注册,不要注册,不要在大陆注册,就说到那个G2000,因为这G2000香港的老板就是香港的名人就是田少二少,田晨田俊,田氏家族。

所以一些香港人至少中产阶级以上的人对它都比较了解,这是一个,还有要说起香港的知识产权领域,可能跟香港相关的也就这些了。

11、专利价值化考量的因素有哪些?

宋博士答:不好意思,潘老师,这方面我几乎不太涉及,就不答这个问题了,不好意思,如果别的群里头,或者我们群里头我知道也是藏龙卧虎的,欢迎大家开放式的讨论和交流,就关于十一题的。

12、香港公司名下的商标如何进行马德里延伸?

宋博士答:张贯锋老师您好,我在前面回答问题时已经回答了这个问题,因为现在香港还没有实行这个国际商标注册,所以眼下是不可以的,不可以去进行这个延伸,但是因为香港最新想引进这个国际商标注册,最快19年吧!到时你就可以正常操作了,你在中国引用领土延伸注册,在香港也可以。

对的就是这家,因为为什么我要说这俩个,一个G2000,一个是荣华,他是香港就是你,如果有机会来香港,你可以看到满大街的门店儿,在香港人就是普通人都很了解很熟的品牌,所以就影响还蛮大的。

G2000这个事儿呢,就是说。他在中国大陆的这个案子,因为我大概在两三年前也要给一些社团去做一些商标方面的简单讲座,因为对象是广大公众和一些公司。我举这个例子,因为我其实研究过它这个情况,它是为什么呢?大家都注册了二十五类,但是中国的商标注册,不光看大类还看小类,涉及到了那我顺便就说一下中国与香港商标注册的区别。香港注册商标大家看大类,如果都在同一个大类上会很容易被引用驳回,而大陆注册不仅看大类还看小类,确实小类有很多,G2000注册的时候注册25类时注册了一些小类但没注册所有的小类,大陆的那个人注册是就注册了G2000没有注册的小类。

大陆的那家注册人,他就是注册了香港这个田家在大陆注册的没注册到的类别,我记得好像是领带,有那么两三个类别,香港田家没有注册到覆盖所有的小类,没覆盖的小类就被别人在大陆注册了,所以他是拿不到的。但是如果是这样的情况在香港的,应该是G2000香港的这个会赢,以我的判断,因为香港是看大类的,这个是可以实践操作,如果是同行可以关注一下这个点。

关于专利和商标在香港的这种就是popular的程度,就是普遍性的程度,可以给大家一个数据,大家就有点感觉,这一两年每年香港有近四万件的商标注册,而专利的注册只有一万三左右吧,就一万多一点吧!你就可以看到专利在香港算比较少的,相对而言商标的这种就比较更重要、更普遍、更普及。

13、其他国家专利申请要在香港获得保护,要进入香港审查和授权?

宋平博士答:谢帆老师的,这个还是回到我一直强调的,知识产权最大的特点就是地域性,在任何国家或地区想要得到保护,你就需要在那里注册或登记。就像中国和香港是一国两制,在知识产权实务操作中,在中国注册的只在中国受到保护而在香港不受保护,想要在香港获得保护,就必须在香港注册或提出申请。我要强调的是想要来香港注册短期专利,任何国家的个人都可以提出申请,但标准专利现在只针对中国专利局、欧洲专利局、英国专利局已经注册或已经提出的专利。

在香港做这个标准专利再登记,就眼前的情况是这样子的。如果你有听到我前面讨论的香港专利制度的区别或者知识产权最新动态,你说香港想尝试引入原授专利制度,这个原授专利制度当然是就是他想要自己审查,不是说是跟现在在登记制度对立相对而言的。但以现在香港的情况,需要并行一段时间。那如果是专利原授制度,所有的国家的申请人想申请标准专利就不用要求非是在中国专利局、欧洲专利局、英国专利局已经注册或提出的专利才可以。如果你又不想做短期专利,因为它只有八年,正常的是20年。如果有了这个原授制度,那么任何国家和个人都可以来香港申请原授专利。

在这补充一点就是说,就是这个原授专利和这个标准专利再登记。这个原授专利,就算是一个香港知识产权动态方面滴补充吧,就是原授专利它的审查,大家也可以知道,以现在香港这种一个小城市,这样的体量进行一个原授就是实质审查自己独立搞,不想把别国专利局的专利再登记,可能会借鉴新加坡、澳门的经验,把实质审查外派给中国专利局。但是香港来做,但具体的实际业务会外派给国家专利局来做,因为香港自己没有这个能力。

我想说关于香港知识产权制度,我其实最早入群的时候发的那个总结的东西,我有列出来,但可能没有特别强调。一个是那个短期专利只进行形式审查,这样的话比较介意想多拿一些专利权的这些申请人,可以鼓励他们来香港做一个这个短期专利的申请,这是一方面。我回想了一下,想说的是,在香港短期专利和外观专利审查时间比较短,审查也比国内简单,时间效率都比较好些,和审查署交流起来也比较方便。

然后香港商标,就是如果你有一些客户他想来香港进行经济活动,或者是你有任何跟香港相关经济上的联系,你在香港进行商标注册,这是一个必须的动作。还是我刚才在谈到G2000那个案子说的,就是香港的商标注册跟大陆是不一样的,这是第一;第二它的商标法沿袭,可以追溯到十八、十九世纪的英国商标法,它号称审查非常严格的,要对比的很多,这跟和专利相比是正常的,尤其是只看大类,在类别选择上还是建议选择一下实务经验的代理机构来做。

14、香港短期专利和标准专利应该都是有效的专利,所以在判断侵权时,保护范围应该是明确的。在发生侵权诉讼时,法院会对标准专利和短期专利有区别对待吗?

宋平博士答:他是这样子的,因为标准专利是在基于的香港用母申请就是基于中国专利局、欧洲专利局、英国专利局的专利,在香港做再登记。它在这三个局已经进了进行了实质审查,所以它的那个侵权判定比较相对来说容易些;而香港短期专利只进行形式审查,所以你甚至都不知道他是不是具有新颖性、创造性,所以如果想说权利权人说侵权了,大家坐下来说一下侵权判定相对来说比较难一些。

我是想说的是,从实践操作上,法院的对待那都是一样,不会因为这个是标准专利我就赔多点;短期专利就赔少点。赔多赔少的赔偿是取决于你侵权了没,损失了多少。

我个人认为,在这个侵权保护的力度上它有区别,也不应该有区别。

15、在香港申请短期专利,需要提交中国专利局出具的检索报告,对专利性作出评价。这个报告在法院审理的时候有什么价值吗?

宋博士答:这方面的案例很少或没有,不过个人以为参考意义不大。因为那个检索报告水平不是很高。那个方挺群友,我之所以这么说,不是说好像轻看国家专利检索中心的工作,是因为我们确实在实务中,短期专利的检索报告,包括香港有个专利资助,香港政府提供的。他也要选择国家专利局做一个检索报告来申请专利资助,作为评判依据,也可以选择其他国家的专利局,中国专利局只是其中一个选择,以此为依据做专利评估报告来帮助其申请专利资助,发现专利检索报告比较差,而通过我们自己的专利性评估驳回专利检索报告的结论,从而帮助专利人拿到专利补助我们都有过。

· END ·

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