重磅!商标侵权行政处罚事实认定的规则

案件要旨

被控侵权标识与涉案商标的构成要素是否近似?是否构成侵犯商标专用权意义上的混淆?被诉侵权人使用争议商标的行为是否存在使相关公众产生混淆?

案号:江苏省高级人民法院(2015)苏知行终字第00001号行政判决书‍

案情简介:

江苏省工商局于2014年6月23日作出苏工商案(2014)00037号行政处罚决定,认为:东赤公司销售”NATIVE”系列鞋子的行为侵犯了第4945623号”NATIVECLUB”注册商标专用权,违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第(三)项的规定。同时由于东赤公司并不知道所销售的”NATIVE”系列鞋子侵犯他人注册商标专用权并说明了提供者,依据《中华人民共和国商标法》第六十条和《中华人民共和国商标法实施条例》第七十九条、第八十条的规定,责令停止销售”NATIVE”系列侵权鞋子,由江苏省工商局将案情通报给侵权商品提供者所在地工商行政管理局。东赤公司不服,遂向法院提起行政诉讼,请求撤销涉案苏工商案(2014)00037号行政处罚决定。‍

一、涉案商标的情况

2010年,住商纺织品株式会社(SUMISHOTEXTILECO.LTD.)在国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)注册了第4945623号”NATIVECLUB”文字商标。商标注册人地址为日本大阪市中央区北浜四丁目5番33号。核定使用商品为第25类,包括服装、婴儿全套衣、游泳衣、雨衣、戏装、足球鞋、鞋、帽、袜、手套(服装)、领带、服装带(衣服)、浴帽。有效期限自2010年11月14日至2020年11月13日。

2014年2月14日,住商纺织品株式会社(甲方)与玻特公司(乙方)签订《商标使用许可合同》,约定”商标使用许可的形式:独占使用许可。即甲方在其商标专用权范围内,仅将该商标许可乙方使用,不得许可除乙方外的任何其他方(包括甲方自己)使用本合同约定的商标。””许可使用期限:从甲乙双方签订的转让合同生效之日起,至该商标转让至乙方名下之日或转让终止之日止。””在中国如有假冒或侵犯甲方第25类第4945623号NATIVECLUB商标的情形,乙方有义务依法投诉或提起诉讼,有关费用由乙方自行承担”。

2014年2月25日,玻特公司向国家商标局申请转让第4945623号”NATIVECLUB”注册商标,国家商标局于2014年3月3日受理。‍

二、东赤公司及其被查处的侵权行为

东赤公司成立于2009年11月24日,注册资本人民币

50万元,企业类型为有限公司,经营范围为一般经营项目包括体育用品、文化用品、服装、鞋帽、针纺织品销售等。

江苏省工商局提供的30份”NATIVE”和”NATIVECLUB”产品对比调查问卷显示,该调查问卷的名称为”‘Nativeshoes’和‘nativeclub’产品对比调查问卷”,其中用以对比的产品分别为东赤公司销售的鞋子和玻特公司生产、销售的鞋子。30份调查问卷中对于”图片中的鞋是同一个品牌的产品吗”的设问,有8名被调查人给出了”不是”或”不一定”的回答,其余22名被调查人给出了肯定的回答。东赤公司销售的鞋子上标注了””的标识,玻特公司生产、销售的鞋子上标注了”nativeclub”的标识。庭审中,江苏省工商局和第三人均确认该30份调查问卷系第三人在行政程序中提交的证据,其中展示的玻特公司生产、销售的1款鞋子产品照片与江苏省工商局当庭提交的玻特公司的鞋子产品实物相一致,该鞋子实物的鞋身上显著标注了”nativeclub”的标识,鞋跟上还标注了””的标识。第三人还提供了”南京安敦信息咨询有限公司”的企业法人营业执照、税务登记证复印件及该公司所作的”NATIVE商标市场调查方案”书面说明,并当庭陈述30份调查问卷即该公司依据”NATIVE商标市场调查方案”作出。该书面说明记载:”时间:2014年5月20日-5月27日”,”地点:南京珠江路电子一条街、南京新街口商业区”,”组织形式:针对NATIVE商标鞋类销售,我们的调查人员在珠江路电子一条街,及南京新街口商业区做了不记名拦截调查,给予了前面我们提供的商业调查报告。”南京安敦信息咨询有限公司出具书面说明的时间为”2014.9.19”。

2014年4月15日,国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)作出商评字(2014)第064283号《驳回复审决定书》,记载申请人玻特公司因第10804961号””商标不服国家商标局的驳回决定,向该委申请复审。该委经审理,依据《中华人民共和国商标法》第二十七条的规定,决定申请商标予以初步审定,并移交国家商标局办理相关事宜。

2014年5月27日,第三人玻特公司申请注册的第10804961号””商标通过初审公告,使用商品包括鞋(脚上的穿着物)等。‍

法院观点:

1、第三人在行政程序中提交了其使用涉案注册商标生产、销售鞋子产品的实物、照片,以及针对该实物与被控侵权鞋子商品的30份调查问卷作为江苏省工商局认定东赤公司构成商标侵权的证据明显不当。一方面,商标侵权比对应当直接以被控侵权鞋子商品与涉案核准注册的商标作为比对对象,而非以被控侵权商品与使用涉案注册商标生产、销售的产品作为比对对象。另一方面,波特公司提供的其生产、销售的鞋子产品并未规范使用涉案注册商标,不能作为与被控侵权鞋子商品进行比对的对象。涉案第4945623号商标核准注册的系”NATIVECLUB”文字,是两个大写的英语单词组合构成的词组,而波特公司提交的其生产、销售的产品实物上使用的是”nativeclub”的标识,与涉案注册商标相比并不相同,该标识不仅采用了小写的英语单词,而且使用了美术字体,还对”native”一词中的字母”t”和”e”进行了变形。更重要的是,波特公司生产、销售的产品上使用的”nativeclub”标识与东赤公司销售的被控侵权商品上使用的””、””标识字体相同,其中的”native”部分更是与被控侵权商品上的””标识完全一致;特别是波特公司生产、销售的鞋子产品的鞋跟处还单独标注了””标识,与涉案注册商标”NATIVECLUB”并无关联。第三人以这样不规范使用涉案注册商标的产品与被控侵权鞋子商品对消费者进行调查,当然会得出大部分被调查人认为两款产品是同一个品牌的调查结果。江苏省工商局以波特公司不规范使用、甚至是使用与被控侵权鞋子商品上相一致标识的产品以及相关的照片和调查问卷作为认定东赤公司构成商标侵权的证据显属不当。

第三人波特公司提交的30份调查问卷在证据形式上也存在诸多瑕疵,一是没有介绍调查主体的资质。30份调查问卷的来源并不明确。二是没有得出明确的调查结论。30份调查问卷是独立、零散的,并没有进行相应的分析和归纳,从而得出一定的调查研究结论。三是没有形成完整的调查报告。调查主体既没有对调查的过程和方式进行说明,也没有对调查对象选择的标准和方法进行描述。虽然波特公司在本案中补充提交了调查主体”南京安敦信息咨询有限公司”的企业法人营业执照、税务登记证复印件及该公司出具的”NATIVE商标市场调查方案”书面说明等材料,在形式上也不足以确认该30份调查问卷的证据效力。其一,南京安敦信息咨询有限公司是否为30份调查问卷的调查主体尚不能确认,30份调查问卷中并没有记载该公司的任何信息;其二,即便30份调查问卷系该公司所作出,30份调查问卷在形式上也与该公司出具的书面说明内容不一致,调查问卷不仅记名,而且记载了被调查对象的性别、联系电话、职业、身份证号码等详细的身份信息,还有被调查对象的签名,甚至在每一份调查问卷的最后一页附上了被调查对象的身份证复印件,这与书面说明中记载的”不记名拦截调查”的方案不能对应。故一审法院认为,无论从内容上还是形式上看,波特公司提交的30份调查问卷被江苏省工商局作为作出行政处罚具体行政行为的证据都不当。‍

律师点评l

第一、商标侵权比对应当直接以被控侵权商品与涉案核准注册的商标作为比对对象,而非以被控侵权商品与使用涉案注册商标生产、销售的产品作为比对对象。

第二、注册商标使用权人不规范使用注册商标情形,不能作为与被控侵权商品进行比对的对象。

第三、工商局涉商标侵权处罚认定“公众是否产生混淆”事实所采取的相应调查问卷,要求程序不规范、记录不完整、采访对象尽量具有代表性,缺乏必要说明。

第四、相关在先判决和行政处罚决定不是直接引用商标侵权处罚的证据。

最后、尚未发生最终法律效力的相关商标争议的行政处理文件同样不能作为商标侵权处罚的法律依据。‍

法院判决

一审法院认为:原告鼎盛公司对涉案标识的使用构成商标意义上的使用,与“乐活LOHAS”注册商标相比,两者构成近似。本案是否构成商标侵权的争议主要在于应否考虑混淆,但若他人使用标志的行为使这种联系受到削弱或影响,从而对商标权人使用注册商标产生实质性妨碍的,则无需考虑是否混淆。本案中,爱维尔品牌在特定区域范围内具有相对较强的知名度,鼎盛公司在该区域大量使用涉案标识会使相关公众在“乐活LOHAS”与“IWill爱维尔”之间建立起某种关联,从而客观导致东华公司与其注册的“乐活LOHAS”商标的联系被割裂。故鼎盛公司使用“乐活LOHAS”的行为构成对东华公司注册商标专用权的侵害。因此,认为苏州市工商局作出的处罚决定符合法律规定,判决驳回原告鼎盛公司的诉讼请求。

基于以上因素,被上诉人苏州工商局在对上诉人鼎盛公司进行行政处罚时,责令其停止侵权行为即足以达到保护注册商标专用权以及保障消费者和相关公众利益的行政执法目的,但苏州工商局未考虑鼎盛公司上述主观上无过错,侵权性质、行为和情节显著轻微,尚未造成实际危害后果等因素,同时对鼎盛公司并处50万元罚款,使行政处罚的结果与违法行为的社会危害程度之间明显不适当,其行政处罚缺乏妥当性和必要性,应当认定属于显失公正的行政处罚。据此,江苏省高级人民法院判决:

一、撤销江苏省苏州市中级人民法院(2011)苏中知行初字第0001号行政判决;

二、变更2010年6月11日江苏省苏州工商行政管理局作出的苏工商案字(2010)第00053号行政处罚决定“1.责令停止侵权行为,2.罚款人民币50万元”为“责令停止侵权行为”‍。

❈。

案件来源

苏州鼎盛食品公司不服苏州市工商局商标侵权行政处罚案[《中华人民共和国最高人民法院公报》2013年第10期(总第204期)]‍

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