一篇文章让你读懂专利技术先用权抗辩

商业活动中专利侵权时有发生,不断有人来咨询,被对方诉专利侵权,但被诉侵权的技术早在专利申请日之前我方就已经在使用。在这种情况下,在应诉时应当如何进行有效的先用权抗辩呢?

中国专利法第九条第二款规定了专利权的“先申请”原则:两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。也就是说,先申请并被授予专利权的人在一段时间内拥有了专利技术的垄断权。

但如果给予在先申请人具有绝对垄断性的专利权,则对于在先发明人或在先使用人来说是不公平的,为此中国专利法第六十九条第二款规定了在先使用的豁免权,使得在先使用人可以在原有的范围内继续实施该技术,而不视为侵犯专利权。专利法第六十九条规定了不视为侵犯专利权的五个条款,其中第二款明确规定了“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权,这也就是我们通常所说的“先用权”。

我们来分析该条款的规定。“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法”比较好理解,但“作好制造、使用的必要准备”和“原有范围”应当如何界定呢?

于2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条对上述两个问题作了明确的规定。

关于“作好制造、使用的必要准备”,该解释规定有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已作好制造、使用的必要准备:

(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;

(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

关于“原有范围”,该解释规定“专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”

当被诉侵权时,先用权人便可以按照上述规定进行先用权抗辩,并根据具体情况准备所需的证据材料:

(1)证明在先研发的事实

该技术在研发设计过程中所有记录材料,包括立项、研讨、技术概要、试验、会议记录、论证、项目验收等,即技术研发过程中的所有相关资料均可以用来证明,包括中间失败的数据和记录材料也可以。

(2)证明在先使用的事实

可以证明在专利申请日前生产、销售专利产品或使用专利方法的证据,如发货单、销售发票、物流单证、购买相关设备、原材料的票据等。

此外,需要指出的是,北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第133条规定了“先用权”的使用条件:

(1)做好了制造、使用的必要准备。即已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件,或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

(2)仅在原有范围内继续制造、使用。“原有范围”包括:专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

(3)在先制造产品或者在先使用的方法或设计,应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的,而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,不应予以支持。

(4)先用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让。即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,不应予以支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

上述第133条第三种情况是关于先用范围的规定;第四种情况是关于先用权的限制,不得转让,但在企业整体转让的情况下,转让后的先用权仍然是有效的。

在专利法及其司法解释和实施条例对于先用权已经做了较为详细的阐述的情形下,企业作为市场活动的主体,应提高自身的权利意识。毕竟先用权抗辩也只是一种抗辩的理由,本质上是一直侵权责任形成的阻却事由,并不意味着享有先用权的企业拥有明确的人身或者财产类权利。自然而然的,法律对其保护力度和专利权相比更是不可相提并论。更何况,其还负有“在原有范围内”的限定条件,稍有不慎超出这一限定恐怕又会是麻烦缠身。

文章转自智信禾知识产权

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